Tutelare la proprietà industriale in azienda: marchi, brevetti, design e know-how al servizio dell’impresa e degli investimenti. Guida agli strumenti
La protezione degli asset immateriali di un’attività imprenditoriale può avere un ruolo importante per conseguire un vantaggio competitivo sul mercato e proteggerlo efficacemente, poiché consente di salvaguardare gli investimenti connaturati alle innovazioni e quelli con cui si costruisce e si coltiva la riconoscibilità di un brand. Ciò è ancor più vero in ambito industriale, considerata l’importanza di prodotti e processi, metodologie, esperienze ed innovazioni, che spesso costituiscono il cuore dell’attività dell’impresa.
Questi elementi, osservando alcune accortezze e pianificando i tempi e le strategie di protezione, potranno essere monetizzati mantenendone il controllo, ed efficacemente protetti nei rapporti con dipendenti e ex-dipendenti, fornitori e partner industriali, oltre che nei confronti di contraffattori e usurpatori. Che si tratti di gestire e salvaguardare il proprio know-how aziendale, lo sviluppo di nuovi processi o di nuove tecnologie, la collaborazione tra imprese o l’ingresso in nuovi mercati, sarà importante fare una pianificazione strategica delle protezioni sulla base di obiettivi e tempi ben definiti. Infatti, brevetti, marchi, design, know-how e gli altri diritti di proprietà intellettuale saranno utili alleati per competere efficacemente sul mercato.
Il valore nascosto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale: generare valore e proteggere la competitività
In un mercato sempre più competitivo, globale e veloce, la proprietà intellettuale può rappresentare un valido alleato per salvaguardare e proteggere il cuore pulsante della propria attività d’impresa, fatto di conoscenze e esperienze tecnico-industriali e commerciali, e alimentato dai continui investimenti necessari per poter innovare e restare competitivi.
Attraverso i diritti di proprietà intellettuale, infatti, si può perimetrare tale bagaglio e renderlo tutelabile. Da un lato è possibile dotarsi di efficaci strumenti di tutela per contrastare possibili comportamenti sleali o usurpativi dei concorrenti. Dall’altro, potendo efficacemente valorizzare gli asset immateriali, economicamente e anche eventualmente mediante una loro monetizzazione, si va a salvaguardare e rafforzare il proprio vantaggio competitivo. Sarà pertanto importante adottare gli strumenti di tutela più adeguati per ciascuna situazione, bilanciando tempi e costi rispetto a obiettivi e benefici attesi, nella consapevolezza che ad asset diversi corrispondono diversi strumenti di tutela.
Marchi, design, brevetti, know-how e gli altri diritti di proprietà industriale hanno infatti ognuno una propria specifica finalità (o in alcuni casi più d’una) e peculiari caratteristiche, che dovranno essere tenuti in considerazione nella scelta dell’una o dell’altra forma di protezione e ai fini del loro coordinamento, soprattutto laddove si opti per una tutela integrata.
Si può obiettare che ciò richiede i tempi necessari per ottenere le relative registrazioni, i brevetti, o per adottare gli opportuni adeguamenti (giuridici e/o organizzativi, come ad esempio nel caso del cd. know how). Ma anche dei costi che possono risultare importanti, soprattutto per ottenere tutela in uno scenario internazionale, trattandosi di diritti che hanno una portata territoriale limitata (di regola nazionale, salvi casi particolari in cui si può ottenere una tutela per territori più ampi, ad esempio con i marchi dell’UE, design comunitari, brevetti europei con effetto unitario da poco introdotti, ecc.). Occorre però tenere a mente alcune importanti considerazioni.
Tutelare la proprietà intellettuale consente di salvaguardare la propria competitività
Adottare (e ancor prima pianificare) una corretta strategia di protezione degli asset di proprietà intellettuale vuol dire prima di tutto assicurarsi di proteggere i risultati degli investimenti fatti per rendere riconoscibile un prodotto o un brand agli occhi della clientela. Ma anche per sviluppare innovazioni tecniche e tecnologiche che richiedono l’impiego di tempo, risorse umane e certamente spese da parte dell’impresa.
In estrema sintesi, si possono distinguere tre principali categorie (sebbene i confini tra l’una e l’altra potrebbero non essere in concreto così netti):
- investimenti per lo sviluppo di tecnologie innovative (di prodotto o di processo);
- investimenti relativi all’aspetto del prodotto, al suo appeal o alla sua riconoscibilità;
- investimenti per far conoscere o rafforzare la familiarità di un brand agli occhi della clientela, anche grazie a marketing e comunicazione.
A ciascuno di tali investimenti corrispondono diversi diritti di proprietà intellettuale:
I brevetti.
Valgono per invenzione e per modello di utilità. Conferiscono al titolare il diritto di impedire a terzi di attuare l’innovazione protetta per la durata del brevetto (max 20 anni per il brevetto per invenzione, max 10 anni per il modello di utilità) e tutelano gli investimenti fatti per realizzare innovazioni tecniche e tecnologiche. Si pensi a materiali e sostanze chimiche, chip elettronici, accorgimenti tecnici, macchinari, accessori ed altre tecnologie, ma anche ad esempio processi produttivi o fasi di tali processi. La legge consente inoltre di tutelare, a certe condizioni, le invenzioni biotecnologiche e quelle in ambito farmaceutico, ma anche le nuove varietà vegetali, le topografie dei prodotti a semiconduttori, e così via.
Protezione del know-how
Anche il know-how tecnico e commerciale dell’impresa può trovare protezione, attraverso l’adozione degli adeguamenti e delle misure (organizzative e giuridiche) che la legge richiede per la sua tutelabilità.
Si tratta del cosiddetto segreto commerciale, che è alternativo alla tutela brevettuale, ma applicabile anche a casi in cui non si può ottenere un brevetto.
Si tratta di uno strumento utile anche – e soprattutto – nei confronti di (ex) dipendenti, fornitori, clienti e partner industriali.
Pensiamo ad esempio a formule, metodologie, soluzioni tecnico scientifiche sviluppate internamente, risultati di prove sperimentali, ma anche liste clienti dettagliate, informazioni e strategie commerciali, ecc.
Software
Anche lo sviluppo di software, sempre più importante per le imprese (si pensi a software usati internamente per la gestione dei macchinari e della produzione, ma anche ad app, saas ed altri software che possono essere concessi in licenza agli utenti), richiede investimenti e – di regola – non è brevettabile di per sé, e dunque non sarà possibile tutelarne direttamente le funzionalità.
È però possibile proteggere il codice sorgente da copiatura, purché sia nuovo ed originale, in base alla legge sul diritto d’autore. In tali casi, è sempre importante però verificare di essere titolari dei relativi diritti patrimoniali, adottando contratti adeguati e verificando che i contenuti siano sufficienti a tal fine, e predisporre termini e condizioni d’uso appropriati. Un’eccezione è costituita dal caso particolare delle cd. computer implemented inventions, dove la presenza di un software è strettamente connessa ad un effetto tecnico, che a certe condizioni possono essere brevettate, trattandosi in estrema sintesi di quelle invenzioni che hanno un effetto tecnico implementato da un software.
I design (che la legge italiana designa come disegni e modelli)
Salvaguardano gli investimenti relativi all’estetica di un prodotto o di sue parti. Alcuni esempi sono l’insieme dei contorni, delle linee, dei colori, motivi o pattern, e così via. Si pensi alla forma di un prodotto o di un elemento che fa parte di un prodotto, a particolari motivi decorativi applicati sulla superficie del prodotto, a una particolare trama, alla forma o a particolari estetici di un packaging, e molto altro.
A certe condizioni (del tutto eccezionali), può soccorrere anche il diritto d’autore sulle opere dell’industrial design, che in Italia è stata riconosciuta in pochissimi casi (tra cui il famoso stivale Moonboot, la Lampada Arco dei fratelli Castiglioni per Flos, la Vespa Piaggio, e pochi altri). Occorre però precisare che ciò può variare da Stato a Stato, anche in ambito UE, in quanto la Direttiva 98/71/CE, che ha previsto la cumulabilità della tutela di diritto d’autore con quella di design, ha lasciato ai singoli Stati Membri la facoltà di prevedere l’estensione della protezione di diritto d’autore alle opere di industrial design e le condizioni alle quali la stessa può essere concessa.
Il marchio
Questo strumento protegge invece gli investimenti che stanno dietro la riconoscibilità di un brand agli occhi del consumatore.Insieme agli altri segni distintivi (ditta, insegna, denominazione sociale, domain name, etc.,) ha la funzione principale di distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Si tratta insomma di asset che sono il frutto di investimenti a cui normalmente corrispondono vantaggi competitivi rispetto ai propri concorrenti, per ottenere i quali si impegna tempo, denaro e personale. Rendere proteggibile tale vantaggio competitivo è dunque non solo possibile, tramite una corretta pianificazione di strumenti e strategie, ma anche auspicabile.
Ove ciò non bastasse, è utile ricordare quanto emerso nello studio intitolato «I diritti di proprietà intellettuale e la performance delle imprese nell’UE», condotto dall’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, che fa parte dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in collaborazione con l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO). Secondo la ricerca le imprese che detengono diritti di proprietà intellettuale generano un rapporto ricavi per dipendente più elevato rispetto alle altre imprese, hanno un maggior numero di dipendenti e li retribuiscono meglio e tale correlazione sembra essere particolarmente evidente nel caso delle PMI.
Pianificazione e idee chiare per un corretto bilanciamento
Scegliere le corrette tutele degli asset di proprietà industriale richiede una pianificazione delle strategie di tutela (da coordinare con i tempi dei progetti imprenditoriali) e un bilanciamento costi-benefici che impone di metter a fuoco – e rivedere periodicamente – gli obiettivi imprenditoriali e gli asset di maggiore importanza per l’impresa. È sulla base di tale bilanciamento che dovranno essere scelti gli strumenti di tutela, tra i molti disponibili. Ciò potrà anche aiutare a evitare (o sanare) questioni preliminari e situazioni non adeguatamente considerate a monte, che potrebbero inficiare gli output sperati.
Contrastare la contraffazione e la concorrenza sleale
Una volta adottati gli strumenti di tutela più adatti a ciascuna situazione, si potrà contare su un valido armamentario di diritti che consentono sia di contrastare fenomeni usurpativi e contraffattivi, ma anche di scoraggiare in ottica di prevenzione.
Si potrà dunque impedire a terzi di utilizzare un processo o una tecnologia brevettata, o realizzare un prodotto coperto da brevetto, adottare un logo identico o simile ad altro già registrato per prodotti o servizi identici o affini. O ancora, copiare l’aspetto di prodotto o i loro packaging, e porre un argine a fughe di informazioni da parte di (ex) dipendenti, fornitori e partner commerciali.
Proprietà intellettuale tra valore economico e sua monetizzazione
Potrà esservi anche un vantaggio economico diretto, in quanto gli asset di proprietà industriale e intellettuale così formalizzati e resi proteggibili, possono essere “monetizzati” mediante il loro sfruttamento economico sul mercato. Si pensi ad esempio al loro sfruttamento nei modelli di business ad alto contenuto di IP, come licensing, franchising, co-branding e co-marketing, trasferimento tecnologico, e altre operazioni commerciali su di essi basate.
Inoltre, tali asset sono suscettibili di valutazione economica: possono essere ceduti, ma anche utilizzati per attrarre capitali o a garanzia di finanziamenti, entrare a far parte del patrimonio dell’impresa o comunque essere valorizzati sul piano finanziario.
Prevenire è meglio che curare… e costa anche meno
Infine, la sensibilità per tali tematiche suggerisce l’adozione di modus operandi che possono ridurre sensibilmente il rischio di violare, anche involontariamente, diritti di terzi, in modo da prevenire potenziali conflitti, che sono spesso forieri di ritardi e costi imprevisti (talvolta anche rilevanti). Tra questi compaiono in primis le apposite verifiche preliminari, ma anche l’adozione di contratti adeguati con i partner industriali ed i fornitori utili a chiarire la titolarità dei diritti, le facoltà e le prerogative connesse alla loro gestione e protezione, la ripartizione degli oneri e dei poteri decisionali ad essi collegati, ecc.
Oltretutto, ciò potrà aiutare in ogni caso a prendere decisioni consapevoli, anche in termini di rischi cui si potrebbe andare incontro, anche ai fini di adeguamento al D.lgs. 231/2001, che in ipotesi di violazioni di diritti di proprietà intellettuale in titolarità di terzi prevede sanzioni in capo all’ente (i.e. ogni operatore economico che svolge attività d’impresa), nonché alle persone fisiche che all’interno dell’ente ricoprono ruoli apicali.
Per tali motivi, la proprietà intellettuale costituisce un asset che, se adeguatamente protetto in forza di appropriate strategie di tutela e valorizzazione, può essere una valida risorsa per salvaguardare la competitività di un’impresa e, se a prima vista potrebbe sembrare un costo, rappresenta invece un valido strumento per salvaguardare il frutto degli investimenti della propria impresa.
L’autore – Leonardo Maria SeriAvvocato nel settore della proprietà intellettuale, mi occupo di consulenza e contenzioso a livello nazionale ed internazionale. Ho maturato esperienza collaborando con studi legali in Italia ed in Germania ed ho conseguito un master sulla tutela della proprietà intellettuale in ambito digitale. Sono Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Macerata, svolgo regolarmente lezioni e seminari in materia di diritto industriale e della proprietà intellettuale e sono autore di articoli e pubblicazioni, tra cui l’opera collettanea «Fashion Law – Direito da Moda», ed. Almedina, 2019, l’opera collettanea «NFT. L’arte e il suo doppio», Montabone Editore, 2021, di recente tradotto anche in lingua inglese e l’opera collettanea «NFT in musica», Le Lucerne ed., 2022.
